Używanie znaku towarowego w orzecznictwie TS

W dniu 15 grudnia 2011 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej „TS UE”) wydał wyrok, w którym stwierdził, że usługa polegająca na zwykłym napełnianiu puszek opatrzonych oznaczeniem chronionym jako znak towarowy nie jest w odniesieniu do tego oznaczenia używaniem, którego można zakazać (sprawa C-119/10).

Pytanie prejudycjalne

Wyrok TS UE był odpowiedzią na następujące pytanie prejudycjalne Hoge Raad der Nederlanden (Sądu Najwyższego Niderlandów): czy sam „rozlew” płynów do opakowań opatrzonych oznaczeniem podobnym do chronionego znaku towarowego należy zakwalifikować jako „używanie oznaczenia” w obrocie handlowym w rozumieniu dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. U. 1989, L 40, s. 1, dalej „dyrektywa o znakach towarowych”), również jeżeli rozlew ten stanowi usługę świadczoną na rzecz i na zlecenie podmiotu trzeciego?

Stan faktyczny

Spór, na gruncie którego powstało powyższe pytanie prejudycjalne, powstał pomiędzy spółką Red Bull GmbH (dalej „Red Bull”) a spółką Frisdranken Industrie Winters BV (dalej „spółka Winters”). Główna działalność spółki Winters polega na napełnianiu puszek napojami wytwarzanymi przez nią samą lub przez inne podmioty. Red Bull zaś wytwarza i wprowadza do obrotu napój energetyzujący pod znakiem towarowym „RED BULL”, który wywołuje skutki między innymi w państwach Beneluksu (na terenie których działa spółka Winters).

Spółka Winters napełniała puszki napojem orzeźwiającym na zlecenie Smart Drinks Ltd., spółki konkurującej z Red Bull, będącej osobą prawną prawa Brytyjskich Wysp Dziewiczych. Działalność spółki Winters ograniczała się do wykonywania usług napełniania puszek opatrzonych już oznaczeniem podobnym do znaku towarowego „RED BULL” i spółka Winters nie zajmowała się w ogóle wysyłką napełnionych puszek, nie dostarczała ani nie sprzedawała ich również osobom trzecim.

W związku z powyżej opisaną działalnością spółki Winters, Red Bull wszczął postępowanie przed sądami niderlandzkimi i wniósł o nakazanie spółce Winters zaprzestania wszelkiego używania oznaczeń podobnych do znaku towarowego „RED BULL”.

Zobacz: Jakie są przeszkody do udzielenia prawa ochronnego dla znaku towarowego?

Stanowisko TS UE

W odpowiedzi na pytanie prejudycjalne, TS UE przypomniał przede wszystkim, że na podstawie dyrektywy o znakach towarowych, właściciel znaku towarowego może zakazać osobie trzeciej, która nie posiada jego zgody, używania oznaczenia identycznego z jego znakiem lub doń podobnego dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy został zarejestrowany. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane w sytuacji, jeżeli używanie oznaczenia ma miejsce w obrocie handlowym i wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnioną przez znak towarowy podstawową funkcję, którą jest zagwarantowanie konsumentom pochodzenia towarów lub usług.